文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 嚴(yán)雨蒙

　　我們經(jīng)常會(huì)被美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題，“我在美國(guó)通過(guò)自營(yíng)網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)零售店，僅銷(xiāo)售我的自有品牌商品，不銷(xiāo)售第三方品牌商品，是否被視為第35類(lèi)零售服務(wù)？提交我的自營(yíng)網(wǎng)店銷(xiāo)售證據(jù)，是否可作為第35類(lèi)零售服務(wù)上的商標(biāo)使用證據(jù)被接受？”

　　2024年7月18日，美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（“TTAB”）對(duì)第91285851號(hào)Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.異議案中裁定，以某一品牌名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上零售店可被視為商標(biāo)法下的“服務(wù)”，即使商標(biāo)所有人僅通過(guò)網(wǎng)店銷(xiāo)售其自有品牌的產(chǎn)品。這一裁定意見(jiàn)被TTAB標(biāo)記為“先例（precedent）”，這意味著該意見(jiàn)對(duì)TTAB在以后案件中對(duì)相同問(wèn)題的審理具有約束力。TTAB這一裁定中擴(kuò)大了美國(guó)商標(biāo)法對(duì)“服務(wù)”的早期和傳統(tǒng)觀點(diǎn)，對(duì)商標(biāo)所有人在僅售賣(mài)自有品牌商品的情況下，是否被視為提供第35類(lèi)“零售商店服務(wù)”的問(wèn)題提供了新的解釋和指導(dǎo)，尤其對(duì)于在電子商務(wù)環(huán)境下正尋求進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，這一裁定具有重要的法律參考價(jià)值。本文通過(guò)對(duì)Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.異議案TTAB裁定理由、美國(guó)商標(biāo)法對(duì)“服務(wù)”的早期解釋、美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查中對(duì)第35類(lèi)零售服務(wù)使用證據(jù)的審查實(shí)踐的分析，對(duì)美國(guó)商標(biāo)法當(dāng)前實(shí)踐中對(duì)服務(wù)商標(biāo)，特別是指定使用在零售服務(wù)上的服務(wù)商標(biāo)定義的邊界進(jìn)行初步探討。

　　一、案情概述

　　Blizzard Entertainment, Inc.即暴雪娛樂(lè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Blizzard”）是美國(guó)著名的游戲開(kāi)發(fā)公司，其出品的《魔獸世界》、《星際爭(zhēng)霸》、《暗黑破壞神》、《爐石傳說(shuō)》等多款游戲系列作品享有全球聲譽(yù)。除了開(kāi)發(fā)游戲外，Blizzard還通過(guò)在線(xiàn)商店銷(xiāo)售自有品牌的周邊產(chǎn)品，如服裝、書(shū)籍、玩具和游戲配件。Blizzard在美國(guó)有多件“BLIZZARD”、“BLIZZARD ENTERTAINMENT”標(biāo)準(zhǔn)文字和“ ”設(shè)計(jì)商標(biāo)注冊(cè)，保護(hù)范圍覆蓋多個(gè)類(lèi)別，包括第35類(lèi)“電子商務(wù)服務(wù)，即提供在線(xiàn)零售商店和郵購(gòu)服務(wù)，均以服裝、書(shū)籍、鼠標(biāo)墊、玩具、游戲?yàn)樘厣薄lizzard曾對(duì)各種包含“Blizzard”或相關(guān)詞匯的商標(biāo)申請(qǐng)和域名發(fā)起維權(quán)行動(dòng)。

　　Ava Labs, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Ava Labs”）是一家專(zhuān)注于加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的公司，提供風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù)及與區(qū)塊鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)支持服務(wù)。

　　此次異議爭(zhēng)議源于Ava Labs向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“BLIZZARD”商標(biāo)，申請(qǐng)覆蓋與區(qū)塊鏈相關(guān)的第35類(lèi)商業(yè)服務(wù)和第36類(lèi)金融服務(wù)。經(jīng)初步審定，商標(biāo)公告信息如下：

　　公告期內(nèi)，Blizzard對(duì)該申請(qǐng)?zhí)崞甬愖h，主張Ava Labs的商標(biāo)與Blizzard現(xiàn)有的“BLIZZARD”和“BLIZZARD ENTERTAINMENT”商標(biāo)構(gòu)成混淆性近似，且可能導(dǎo)致公眾混淆。Blizzard的異議基礎(chǔ)商標(biāo)注冊(cè)包括其注冊(cè)在“電子商務(wù)服務(wù)，即提供在線(xiàn)零售商店和郵購(gòu)服務(wù)，均以服裝、書(shū)籍、鼠標(biāo)墊、玩具、游戲?yàn)樘厣钡牡?5類(lèi)商標(biāo)。

　　異議答辯中，Ava Labs提交了反訴理由（Counterclaims），主張Blizzard并沒(méi)有實(shí)際提供第35類(lèi)商標(biāo)注冊(cè)所描述的服務(wù)，因?yàn)锽lizzard的零售商店只銷(xiāo)售自有品牌產(chǎn)品，這不構(gòu)成商標(biāo)法下的“服務(wù)”。Ava Labs因此請(qǐng)求對(duì)Blizzard的第3532348號(hào)“BLIZZARD”第35類(lèi)注冊(cè)和第3538516號(hào)“BLIZZARD ENTERTAINMENT”第35類(lèi)注冊(cè)予以撤銷(xiāo)。

　　對(duì)此，Blizzard提交動(dòng)議，要求TTAB基于“未成功提出申訴（failure to state a claim）”駁回Ava Labs上述反訴理由，因?yàn)橐宰约旱纳唐窞樘厣牧闶鄣攴?wù)與以他人商品為特色的零售店服務(wù)之間沒(méi)有區(qū)別，二者都屬于商標(biāo)法所定義的服務(wù)。此外，Blizzard辯稱(chēng)如果Ava Labs的主張是基于Blizzard曾向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局遞交的使用證據(jù)樣本中的所謂缺陷，那么這“是......審查員和申請(qǐng)人之間需要解決的問(wèn)題，不能成為后來(lái)的異議或撤銷(xiāo)中攻擊的基礎(chǔ)”。

　　就Ava Labs這一反訴理由是否成立，TTAB認(rèn)為爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：作為一個(gè)法律問(wèn)題，僅以一方當(dāng)事人自己的商品為特色的在線(xiàn)零售商店或郵購(gòu)活動(dòng)是否屬于商標(biāo)法所規(guī)定的“服務(wù)”？根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法的規(guī)定，第35類(lèi)服務(wù)包括零售商店服務(wù)，而商標(biāo)法中的“服務(wù)”通常被定義為“為他人”提供利益和便利的活動(dòng)。那么，僅銷(xiāo)售自有品牌商品的行為是否也能滿(mǎn)足這一定義？

　　二、TTAB裁定

　　TTAB的裁定理由圍繞兩大焦點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)，即在商標(biāo)法下，零售商店服務(wù)是否僅限于銷(xiāo)售第三方商品，以及商標(biāo)持有者是否可以通過(guò)僅售賣(mài)自有品牌商品的零售行為主張第35類(lèi)服務(wù)商標(biāo)的合法使用。

　　TTAB認(rèn)為，美國(guó)《商標(biāo)法》第45條定義了何為“服務(wù)商標(biāo)（service mark）”，但未定義何為“服務(wù)（service）”。實(shí)踐中，下列標(biāo)準(zhǔn)被用于判斷某一活動(dòng)是否構(gòu)成商標(biāo)法意義下的“服務(wù)”：（1）服務(wù)必須是一項(xiàng)真正的活動(dòng)；（2）服務(wù)必須是按照商標(biāo)申請(qǐng)人以外的人的要求或?yàn)槠淅娑峁┑模灰约埃?）所提供的活動(dòng)必須與申請(qǐng)人銷(xiāo)售商品或提供其他服務(wù)時(shí)必須進(jìn)行的任何活動(dòng)存在質(zhì)的區(qū)別【1】。

　　基于上述法律標(biāo)準(zhǔn)，TTAB審查了第35類(lèi)服務(wù)的定義，特別是“零售商店和郵購(gòu)服務(wù)”的具體涵義。TTAB指出，根據(jù)商標(biāo)法及其解釋?zhuān)灰痰昊顒?dòng)滿(mǎn)足了以下條件，即可視為第35類(lèi)服務(wù)：

　　1.實(shí)際的活動(dòng)：商店必須提供真實(shí)的商業(yè)活動(dòng)。

　　2.為他人服務(wù)：零售活動(dòng)要為他人（即顧客）提供便利，使顧客能夠方便地瀏覽和購(gòu)買(mǎi)商品。

　　3.活動(dòng)的獨(dú)立性：零售活動(dòng)必須與商店銷(xiāo)售的商品存在質(zhì)的區(qū)別，不能僅僅是銷(xiāo)售產(chǎn)品的附帶行為。

　　TTAB認(rèn)為，Blizzard通過(guò)其在線(xiàn)商店和郵購(gòu)服務(wù)提供了便于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的集中平臺(tái)，為顧客提供了商品的展示和便利購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，這些活動(dòng)本質(zhì)上是為他人（顧客）提供的服務(wù)，而不僅僅是為了商標(biāo)持有者的自身利益。因此，即便商店只銷(xiāo)售自有品牌商品，Blizzard仍然為顧客提供了一種服務(wù)，這種服務(wù)是獨(dú)立于商品銷(xiāo)售本身的，符合商標(biāo)法對(duì)服務(wù)的定義。

　　TTAB引用了早期案件，指出零售服務(wù)不區(qū)分是銷(xiāo)售自有商品還是他人商品，二者均符合第35類(lèi)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。TTAB特別提到，商標(biāo)法并未在服務(wù)商標(biāo)和商品商標(biāo)之間做出嚴(yán)格的區(qū)分，即使商店使用與其商品相同的品牌來(lái)標(biāo)識(shí)服務(wù)，依然可以同時(shí)起到服務(wù)商標(biāo)和商品商標(biāo)的作用。

　　因此，TTAB支持了Blizzard的動(dòng)議請(qǐng)求，駁回了Ava Labs請(qǐng)求撤銷(xiāo)Blizzard商標(biāo)注冊(cè)的反訴主張。但該裁定僅針對(duì)Ava Labs對(duì)Blizzard商標(biāo)注冊(cè)的提交的撤銷(xiāo)反訴理由，而非針對(duì)Blizzard針對(duì)Ava Labs被異議商標(biāo)申請(qǐng)的異議理由是否成立，因此TTAB在裁定同時(shí)重啟了異議程序的后續(xù)流程，關(guān)于Blizzard能否成功異議Ava Labs申請(qǐng)，雙方將繼續(xù)經(jīng)歷證據(jù)披露階段和案件審理階段。

　　三、律師點(diǎn)評(píng)

　　根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法，服務(wù)商標(biāo)用于標(biāo)識(shí)為他人提供的服務(wù)。傳統(tǒng)觀點(diǎn)傾向于認(rèn)為，商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的服務(wù)必須“主要為他人提供利益和便利”。例如，服務(wù)必須與商品的銷(xiāo)售行為分開(kāi)，并且不能僅僅作為商品銷(xiāo)售的附帶活動(dòng)。在早期的判例中，銷(xiāo)售自有商品的行為通常不被視為“服務(wù)”，如果一項(xiàng)活動(dòng)主要使商標(biāo)申請(qǐng)人受益，即使其他人附帶受益，也不是可注冊(cè)的服務(wù)。例如，聯(lián)邦法院1987年In re Dr. Pepper Co.案裁定“促銷(xiāo)申請(qǐng)人商品的競(jìng)賽不屬于服務(wù)，即使競(jìng)賽獲勝者從中獲益”【2】；TTAB 2013年City Nat'l Bank v. OPGI Mgmt. GP Inc./Gestion OPGI Inc.案中“認(rèn)定內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站僅用于內(nèi)部目的，被申請(qǐng)人是主要受益人”【3】；TTAB1981年在In re Alaska Nw. Publ'g Co.案中指出“與產(chǎn)品生產(chǎn)、廣告或銷(xiāo)售相關(guān)的活動(dòng)和業(yè)務(wù)可能間接使產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者受益，這與商標(biāo)是否可注冊(cè)為服務(wù)商標(biāo)的問(wèn)題無(wú)關(guān)”【4】。

　　Blizzard案的TTAB裁定對(duì)“服務(wù)”的定義進(jìn)行了突破和擴(kuò)展。TTAB在分析Blizzard零售商店受益方時(shí)強(qiáng)調(diào)Blizzard提供的集中購(gòu)物平臺(tái)為消費(fèi)者帶來(lái)的購(gòu)物便利，認(rèn)為消費(fèi)者通過(guò)Blizzard的在線(xiàn)商店可以集中查找、瀏覽并購(gòu)買(mǎi)不同商品，這種活動(dòng)為顧客帶來(lái)了實(shí)際的便利，符合商標(biāo)法中的服務(wù)定義。TTAB的分析表明，商標(biāo)法中的“服務(wù)”可以是廣泛的，包括但不限于傳統(tǒng)的零售模式，這使得商標(biāo)所有人在維護(hù)其服務(wù)商標(biāo)權(quán)利時(shí)獲得了更多的靈活性。

　　對(duì)于希望在美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)而言，Blizzard案具有重要的參考價(jià)值。這一裁定意味著，企業(yè)即使只在自己的電商平臺(tái)或線(xiàn)下店銷(xiāo)售自有品牌商品，依然可以受到第35類(lèi)零售服務(wù)商標(biāo)的保護(hù)。這為中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)提供了新的思路。在電子商務(wù)平臺(tái)或零售渠道銷(xiāo)售自有商品時(shí)，不僅要考慮商品類(lèi)的商標(biāo)注冊(cè)，也應(yīng)積極探索第35類(lèi)服務(wù)的注冊(cè)。這將幫助企業(yè)更全面地保護(hù)品牌權(quán)益，尤其是阻擋潛在的在后相同或近似商標(biāo)申請(qǐng)。

　　關(guān)于商標(biāo)申請(qǐng)人關(guān)注的自營(yíng)商店證據(jù)能否作為第35類(lèi)使用證據(jù)被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局接受這一問(wèn)題。前文提及Blizzard面對(duì)Ava Labs提出的反訴理由曾主張其提交的使用證據(jù)是否存在瑕疵是審查員和申請(qǐng)人之間的問(wèn)題，言外之意即是強(qiáng)調(diào)其提交的使用證據(jù)已被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局審查員認(rèn)可為合格的第35類(lèi)使用證據(jù)。當(dāng)前實(shí)踐中，審查員大部分情況下會(huì)接受申請(qǐng)人在自己官網(wǎng)使用申請(qǐng)商標(biāo)零售自己產(chǎn)品的證據(jù)。作為參考，以下為Blizzard于2018維護(hù)其商標(biāo)注冊(cè)時(shí)提交的第35類(lèi)零售商店服務(wù)使用證據(jù)，已被接受：

　　另外，申請(qǐng)人也可參考蘋(píng)果公司為其注冊(cè)在第35類(lèi)“零售商店服務(wù)”等服務(wù)上的“IPHONE”、“APPLE STORE”、“Apple Store圖標(biāo)”等商標(biāo)遞交的使用證據(jù)，例舉部分如下，這些證據(jù)均被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局接受：

　　Blizzard案的TTAB裁定標(biāo)志著美國(guó)商標(biāo)法律審查實(shí)踐中對(duì)“服務(wù)”定義的擴(kuò)展，為零售商店提供了更大的法律保護(hù)空間。希望本文能為從業(yè)者與美國(guó)商標(biāo)權(quán)利所有人理解美國(guó)商標(biāo)法下的“服務(wù)”中提供一定參考。

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