方法專利權利要求侵權判定中的疑難問題

2010-09-14

文/北京市集佳律師事務所李洪江

　　方法專利權利要求作為與產品權利要求并列的專利權利要求類型，在專利侵權判定中有著不同的侵權判定方法，特別是在方法權利要求能否適用等同判定原則，其順序是否是方法權利要求技術方案的一部分等方面存在比較大的爭議。至今也少有研究者，筆者在此拋磚引玉，就上述兩點闡述一下自己的看法。

　　一、案例引導

　　OBE公司（原告）于2002年6月24 日以浙江康華眼鏡有限公司（被告）侵犯其96191123.9號發明專利為由訴至北京市第一中級人民法院，主張被告未經其許可侵犯了其涉案專利權。獨立權利要求為：“1、一種制造彈簧鉸鏈的方法。該鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成，其特征是該方法包括下述步驟：

　　提供一用于形成鉸接件的金屬帶；

　　切割出大致與鉸接件外形一致的區域；

　　通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩；

　　沖出鉸接件的鉸接孔”。

　　一審法院于2005年8月10日，前往被告公司所在地對被告康華眼鏡公司加工生產過程進行了勘驗。被告的加工過程為：1、人工將金屬帶材送入沖壓機沖下鉸接件；2、人工用鉗子夾住鉸接件前部，用鍛壓機將鉸接件后部砸圓；3、人工用鉗子夾住鉸接件前部，將鉸接件插入打孔機內打孔；4、人工用鉛絲從鉸接件前部圓孔中穿過，將若干個鉸接件穿在一起后用拋光輪拋光。被告認為：1、本專利方法是四個步驟先后順延組成的彈簧鉸鏈的制造方法。被告加工過程是三個加工單元組合，順序可調，不具有先后順延的特征。2、本專利方法第二步是切割，切割后的區域不脫離金屬帶材，被告加工過程是“沖裁落料”，因此二者方法不同，效果也不同。3、本專利方法第三步是“沖壓后形成一圓形部件”。被告是采用“模鍛”。前者是機械操作，后者是手工結合機械操作，因此手段不同，效果也不同。

　　一審法院認為，本案爭議的焦點為：被告生產鉸接件的加工方法與OBE公司享有的ZL96191123.9號發明專利的獨立權利要求1所載明的加工方法是否相同或等同，是否侵犯了OBE公司依法享有的專利權。本專利權利要求1所述的方法為四個步驟：1、提供一用于形成鉸接件的金屬帶；2、切割出大致與鉸接件外形一致的區域；3、通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩；4、沖出鉸接件的鉸接孔。本專利為加工彈簧鉸鏈的制作方法，系發明專利中的方法專利，其保護范圍是加工制作彈簧鉸鏈的方法，本專利權利要求1是彈簧鉸鏈中鉸接件的加工方法，而鉸接件僅僅是彈簧鉸鏈中的一個零件。根據本專利權利要求并結合說明書可以看出，由于現有的彈簧鉸鏈一般是由一個鉸接件、一個緊鎖件、一個彈簧及外殼組成，但由于上述零件尺寸很小，組裝相當復雜，而且通常是散裝料供給，所以首先需要麻煩的找正，才能把各件組裝在正確的位置，故在本方法專利中，用金屬帶加工的鉸接件在鉸接件仍與金屬帶連接時進行彈簧件和緊鎖件的安裝……其發明任務為提出一種彈簧鉸鏈的經濟制作方法，改進零件的搬運，因而產生良好的經濟效益，其發明目的是為了解決現有的彈簧鉸鏈加工制造費用高，加工步驟費用昂貴的問題。一審法院認定被告加工生產鉸接件的方法與原告專利權利要求1所保護的方法等同，落入了原告專利權利要求1的保護范圍，被告應承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。

　　二審法院認為：本案的核心問題在于康華眼鏡公司制造被控侵權產品使用的方法是否落入涉案專利的保護范圍。涉案專利的權利要求1記載的技術方案由以下5個技術特征組成：1、鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成；2、提供一用于形成鉸接件的金屬帶；3、切割出大致與鉸接件外形一致的區域；4、通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩；5、沖出鉸接件的鉸接孔。根據涉案專利說明書的記載，本專利技術方案是建立在鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先后順延的情況下實現的，這既是涉案專利的發明目的，又是涉案專利技術方案的特征和效果的體現。將鉸接件從金屬帶料分離下來或步驟變化均無法實現涉案專利方法的技術效果和技術目的。被控侵權產品中鉸接件的制造方法包括：1、金屬帶材，2、沖下鉸接件，3、砸圓，4、打孔。該加工方法是首先將鉸接件與金屬帶料分離下來，采取傳統機械加工工藝中的沖裁、鍛壓和沖孔設備逐一完成的，其中砸圓和打孔的順序可調。由此可見，這與專利方案所采取的鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先后順延的方法不同，康華眼鏡公司涉案被指控侵權產品的制造方法與涉案專利方法既不相同，也不等同，沒有落入涉案專利權的保護范圍。最高人民法院認同了二審法院的判決。

　　二、方法專利權利要求侵權判定中的疑難問題

　　本案的審理過程中一審、二審、再審法院均將本案爭議焦點限制在“被控侵權方法是否落入涉案專利權的保護范圍”這一點上。在此案中，至少出現了以下兩點問題：一是方法專利權利要求專利侵權判定如何適用等同侵權判定原則；二是方法專利權利要求專利侵權判定中如何解釋其“步驟順序”的保護范圍。

　　1、方法專利權利要求侵權判定如何適用等同侵權判定原則

　　《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》　第7條規定：人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍；被訴侵權技術方案的技術特征與權利要求記載的全部技術特征相比，缺少權利要求記載的一個以上的技術特征，或者有一個以上技術特征不相同也不等同的，人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護范圍。《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條規定，等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ宏P于執行<專利侵權判定若干問題的意見（試行）>》中規定，在專利侵權判定中，當適用全面覆蓋原則判定被控侵權物（產品或方法）不構成侵犯專利權的情況下，應當適用等同原則進行侵權判定。等同原則，是指被控侵權物（產品或方法）中有一個或者一個以上技術特征經與專利獨立權利要求保護的技術特征相比，從字面上看不相同，但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特征。這種情況下，應當認定被控侵權物（產品或方法）落入了專利權的保護范圍。專利權的保護范圍也包括與專利獨立權利要求中必要技術特征相等同的技術特征所確定的范圍。等同特征又稱等同物。被控侵權物（產品或方法）中，同時滿足以下兩個條件的技術特征，是專利權利要求中相應技術特征的等同物：(1)被控侵權物（產品或方法）中的技術特征與專利權利要求中的相應技術特征相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能,產生了基本相同的效果；(2)對該專利所屬領域普通技術人員來說，通過閱讀專利權利要求和說明書，無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特征。

　　從以上判定專利侵權的原則性規定中可以看出，無論方法專利權利要求還是產品權利要求，只要符合上述兩個條件等同侵權判定原則均可適用。

　　本案中一審法院認為：被告加工鉸接件的方法為在金屬帶材上通過沖壓的方式沖下鉸接件，即被告所稱的“沖裁落料”（而本專利則是在鉸接件安裝彈簧件裝配單元之前仍與金屬帶連接）；爾后由人工手持鉗子夾住鉸接件，將鉸接件凸肩延伸部分用鍛壓機砸圓，即被告所稱的“模鍛”；再由人工分別將鉸接件插入打孔機進行打孔。根據權利要求1所保護的范圍與被告的加工方法對比可以看出，被告加工鉸接件的方法與原告專利權利要求1的保護范圍無明顯差異，原告專利的權利要求1為四個步驟，被告的加工步驟亦為四個，在將鉸接件從金屬帶材上沖下后，“模鍛”、打孔的順序雖然可調，但順序的調整并未產生新的效果。也就是說一審法院在根據“等同侵權判定”的基礎上，認定被控侵權方法采用了與涉案專利權利要求基本相同的手段、實現了基本相同的功能，達到了基本相同的效果，因此認定等同侵權成立。然而，方法權利要求認定等同侵權受到“方法權利要求的順序”、“禁止反悔原則”、“捐獻原則”等的限制。

　　本案中二審法院認為：根據涉案專利說明書的記載，本專利技術方案明確記載為鉸接件同金屬帶料不分離，否在將無法實現涉案專利方法的技術效果和技術目的。涉案專利在實質審查過程中，申請人明確承諾了權利要求1的限定條件，即“在鉸接件尚與金屬帶連接并從而設置在一個預定的位置上時，通過對鉸接件進行沖壓或者變形，就可以實現裝配彈簧鉸接部的方法。”原告無視該承諾，在侵權訴訟中擴大權利要求的保護范圍屬于反悔行為，應當依法禁止?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條規定：專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。

　　因此二審法院依據說明書中的承諾適用“禁止反悔原則”認定侵權不成立的判決是正確的。

　　2、方法專利權利要求侵權判定中如何解釋其“步驟順序”的保護范圍

　　對于存在步驟順序的方法發明，步驟本身以及步驟之間的順序均應對專利權的保護范圍起到限定作用。由于現行法律沒有對是否應當在方法權利要求中限定各步驟的實施順序進行規定，在權利要求沒有對各步驟的實施順序進行限定時，國務院專利行政部門在專利授權、確權程序中一般即根據各步驟在權利要求中記載的順序對權利要求進行審查，而不會將權利要求的保護范圍解釋為能夠以任意順序實施各步驟。因此，在侵權訴訟中，不應以權利要求沒有對步驟順序進行限定為由，不考慮步驟順序對權利要求的限定作用，而是應當結合說明書和附圖、審查檔案、權利要求記載的整體技術方案以及各個步驟之間的邏輯關系，從本領域普通技術人員的角度出發確定各步驟是否應當按照特定的順序實施。

　　本案中，根據權利要求1記載的四個步驟，首先，供料步驟的作用在于為其他的步驟提供加工材料，因此，供料步驟必須在其他步驟之前首先實施。其次，切割步驟的作用是從金屬帶上切割出大致與鉸接件外形一致的區域，根據說明書及附圖，所述區域包括“用于形成凸肩9的基本形狀”和“以后具有鉸鏈孔范圍497的至少一部分”，由于沖壓步驟是對由切割步驟制成的“用于形成凸肩9的基本形狀”進行沖壓，沖孔步驟是在由切割步驟制成的“范圍497”內制作鉸接孔，并且說明書中沒有記載可以在切割步驟之前實施沖孔步驟或沖壓步驟的技術內容，也沒有給出相關的技術啟示，本領域普通技術人員也難于預見到在切割步驟之前實施沖孔步驟或沖壓步驟，也能夠實現涉案專利的發明目的，達到相同的技術效果，因此，權利要求1中的切割步驟應當在沖壓步驟和沖孔步驟之前實施。綜上所述，權利要求1中的四個步驟應當按照供料步驟、切割步驟、沖壓步驟或沖孔步驟的順序依次實施，各個步驟之間具有特定的實施順序。因此最高人民法院認定，申請再審人有關“權利要求1僅僅是對專利方法的步驟進行描述，沒有對步驟的順序進行限定……權利要求1的保護范圍包括所述步驟的各種順序的組合”的理由缺乏事實依據和法律依據，不予支持。

　　因此，涉及方法專利權利要求的保護范圍的解釋不應當孤立地認定涉案專利權利要求中“有”或者“沒有”順序的限定，應當結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定權利要求的內容。綜上，本案中涉案專利權利要求1的技術特征應當為6項，即：1、鉸鏈由至少一個外殼、一個鉸接件和一個彈簧構成；2、提供一用于形成鉸接件的金屬帶；3、切割出大致與鉸接件外形一致的區域；4、通過沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩；5、沖出鉸接件的鉸接孔；6、上述2-5的步驟依次順序實施。

　　綜合以上，涉及方法專利的權利要求的保護范圍應當結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定權利要求中是否包含有實施順序；如果有順序需要將該順序列為其技術特征之一。判定是否侵權，應當將被控方法與涉案專利的方法的全部技術特征進行一一對比；如果不相同，也應當結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定是否構成等同侵權。

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