文/北京市集佳律師事務(wù)所　武樹辰

按照性質(zhì)劃分，權(quán)利要求有兩種基本類型，即物（entity）的權(quán)利要求和活動(dòng)（activity）的權(quán)利要求，或者簡(jiǎn)單地稱為產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求（這里所說(shuō)的產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)做廣義理解）。第一種基本類型的權(quán)利要求包括人類技術(shù)生產(chǎn)的物（產(chǎn)品、設(shè)備）；第二種基本類型的權(quán)利要求包括有時(shí)間過(guò)程要素的活動(dòng)（方法（狹義）、用途）。屬于物的權(quán)利要求有物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設(shè)備等權(quán)利要求；屬于活動(dòng)的權(quán)利要求有制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途的方法等權(quán)利要求。

　　根據(jù)我國(guó)的專利審查及專利民事訴訟實(shí)踐：在類型上區(qū)分權(quán)利要求的目的是為了確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。通常情況下，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮，而每一個(gè)特征的實(shí)際限定作用應(yīng)當(dāng)最終體現(xiàn)在該權(quán)利要求所要求保護(hù)的主題上。例如，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)主題仍然是產(chǎn)品，其實(shí)際的限定作用取決于對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來(lái)何種影響。

　　然而，存在著一種特殊類型的權(quán)利要求，即在特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求既無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清除地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征。這種特殊類型的權(quán)利要求即方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求(product by process claim)，這種類型的權(quán)利要求中采用制備方法來(lái)限定產(chǎn)品發(fā)明，多見(jiàn)于制藥和生物、化學(xué)領(lǐng)域。它是對(duì)受專利申請(qǐng)時(shí)的分析技術(shù)水平所限,無(wú)法充分了解其構(gòu)造的產(chǎn)品發(fā)明撰寫專利申請(qǐng)并獲得保護(hù)的一種方法。出于促進(jìn)科學(xué)技術(shù)發(fā)展、保護(hù)創(chuàng)新等目的，這種權(quán)利要求在很多國(guó)家獲得了認(rèn)可，在我國(guó)這種類型的權(quán)利要求撰寫方式也是允許的。但是對(duì)于專利授權(quán)、確權(quán)程序及侵權(quán)訴訟程序中該類權(quán)利要求的保護(hù)范圍如何確定，在各國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一致都存在著沖突。

　　這種沖突的根源即在于：一方面，作為一般原則，在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮，故方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征應(yīng)當(dāng)予以考慮；另一方面，按照目前的大多數(shù)做法，方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)主題仍然是產(chǎn)品，其實(shí)際的限定作用取決于方法是否對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身產(chǎn)生影響，對(duì)于某些領(lǐng)域的發(fā)明而言（例如某些不可預(yù)測(cè)的領(lǐng)域），受到當(dāng)前分析技術(shù)水平的限制，可能存在不能判斷方法對(duì)產(chǎn)品本身產(chǎn)生何種影響，換言之，不能確定方法特征如何影響結(jié)構(gòu)特征，以及受到方法特征影響的結(jié)構(gòu)特征會(huì)產(chǎn)生何種變化，在這種情況下必然會(huì)發(fā)生在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍時(shí)，“方法特征”客觀上不能被考慮的情況。

　　針對(duì)這種長(zhǎng)期存在的沖突，在2009年5月18日作出判決的Abbott Labs . v . Sandoz Inc.案中，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院CAFC通過(guò)全院聯(lián)席審理(en banc)的方式對(duì)該案進(jìn)行了審理，就CAFC對(duì)方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的解釋方法進(jìn)行了整理，并根據(jù)過(guò)去的美國(guó)最高法院判決，對(duì)解釋方法進(jìn)行了統(tǒng)一。

　　Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案的原告Abbott Laboratories享有美國(guó)專利U.S.Patent No.4,935,507的獨(dú)占實(shí)施權(quán)，涉案權(quán)利要求2-5為關(guān)于藥品頭孢地尼 (cefdinir) 結(jié)晶的產(chǎn)品權(quán)利要求,在這些權(quán)利要求中，并沒(méi)有采取結(jié)晶頭孢地尼的物理、化學(xué)特征或組成對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行限定，而記載了獲得該結(jié)晶頭孢地尼的制備方法，采用了“is obtainable by～ing”,即“可由某某方法獲得”的形式進(jìn)行了限定，也就是說(shuō)以方法限定產(chǎn)品形式描述了權(quán)利要求。

　　涉及該專利的專利侵權(quán)訴訟共有兩起，Abbott Labs.主張Sandoz Inc.等制藥公司侵害了上述專利的專利權(quán)，Sandoz Inc.等制藥公司的被控侵權(quán)物由不同于涉案權(quán)利要求中記載的制備方法而制備，盡管如此，Abbott公司主張Sandoz Inc.等侵害了其專利權(quán)。

　　該案在CAFC的爭(zhēng)論主要集中于由不同于方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中記載的制備方法制造的產(chǎn)品是否構(gòu)成了專利侵權(quán)。CAFC認(rèn)為，在此應(yīng)考慮以公開(kāi)為對(duì)價(jià)而授予獨(dú)占權(quán)的專利法宗旨，方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的權(quán)利范圍應(yīng)受權(quán)利要求中記載的方法特征所限定。例如，對(duì)于一項(xiàng)涉及化學(xué)混合物的發(fā)明，發(fā)明人沒(méi)有在權(quán)利要求中記載該混合物的組成或特性，而采用了“compound X , obtained by process Y (由方法Y獲得的混合物X)”這種方式來(lái)記載該混合物，在這種情況下，專利權(quán)人通過(guò)方法特征向公眾傳達(dá)了其享有獨(dú)占權(quán)的權(quán)利范圍。如果在進(jìn)行權(quán)利要求解釋時(shí)不考慮“obtained”后的“process Y”限定，便意味著采用Z方法制造的混合物X也可能構(gòu)成對(duì)該專利的侵權(quán)。對(duì)方法特征的忽略使得侵權(quán)判斷的依據(jù)只能落腳于混合物的組成或特征，在發(fā)明者并沒(méi)有在權(quán)利要求中記載混合物的組成或特征的情況下,如何判斷該被控侵權(quán)物與專利產(chǎn)品是否同一,不將所記載的方法的同一性作為侵權(quán)的判斷依據(jù)，而試圖根據(jù)沒(méi)有記載的組成、特征來(lái)追究專利侵權(quán)的做法似有舍近求遠(yuǎn)之嫌，從可操作性的角度來(lái)看有所欠缺。大多數(shù)法官認(rèn)為“當(dāng)權(quán)利要求保護(hù)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)未知和該產(chǎn)品只能通過(guò)引用其制備方法進(jìn)行限定時(shí)，創(chuàng)建一個(gè)方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的方法特征在這樣一些特殊情形中不起限定作用的判斷規(guī)則是完全沒(méi)有必要、而且在邏輯上是謬誤的。這樣的判斷規(guī)則會(huì)將專利的保護(hù)范圍擴(kuò)展超出發(fā)明人在發(fā)明中‘特別指出和明確要求’保護(hù)的主題，35 U.S.C. § 112 II 6”。

　　在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院對(duì)Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案作出全席審理之后，即確立了在涉及“方法限定產(chǎn)品的權(quán)利要求”的侵權(quán)訴訟中，方法特征對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍具有限定作用的原則。

　　根據(jù)我國(guó)目前的專利侵權(quán)案件審理實(shí)踐，我們可以借鑒美國(guó)的上述案例來(lái)處理“方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求”的解釋問(wèn)題。即，對(duì)于可預(yù)測(cè)的領(lǐng)域，例如機(jī)械領(lǐng)域，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠判斷方法對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)上的影響以及這種影響所帶來(lái)的結(jié)構(gòu)變化是什么，因此，為了比較的便利性，我們可以比較權(quán)利要求所要求保護(hù)的產(chǎn)品（考慮方法對(duì)其結(jié)構(gòu)的影響）與被控侵權(quán)產(chǎn)品，來(lái)進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)；而對(duì)于不可預(yù)測(cè)的領(lǐng)域，例如化學(xué)、生物等高新技術(shù)領(lǐng)域，由于借助于目前的分析手段很難判斷方法本身對(duì)產(chǎn)品的影響，因此，應(yīng)當(dāng)將產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法進(jìn)行比較。這樣既能兼顧侵權(quán)案件審理的便利性，又能兼顧由于技術(shù)的發(fā)展而對(duì)法律適用本身的影響。